Caducidad por vulgarización de una marca

La marca es un elemento que permite a las empresas competir en el mercado con oferentes que comercializan productos y servicios similares. Gracias a una marca, la empresa se puede distinguir de otros por su calidad, por su historia, etc., permitiendo distinguir a los consumidores de los distintos oferentes de productos similares o idénticos.

A través de las marcas, se pretende evocar una serie de valores a los que asociar a la denominación y, por ende, a los productos y servicios que podemos adquirir. Dichas ideas generadas por las marcas no se deben únicamente a la marca en sí, sino también a la inversión en grandes campañas de marketing, convirtiéndose en una de las fórmulas más efectivas para transmitir dichos valores que se pretenden asociar a la marca.

En ocasiones, un solo producto puede generar tal éxito a la empresa, que éste se convierta en el referente de una categoría, ya en relación a una categoría existente o de una nueva categoría. En estos casos se corre, en ocasiones, el riesgo de vulgarización de las marcas.

A este riesgo se enfrentan multitud de titulares día a día, luchando para evitar que el uso de la marca devenga a ser habitual en el sector de mercado en el que el signo opera.

¿Qué es la vulgarización de una marca?

En virtud del artículo 54.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se define la vulgarización de la marca.

Esta vulgarización se produce cuando su denominación se convierte en el comercio en la palabra que habitualmente designa el producto o servicio para el que está registrada, pudiendo darse por dos razones:

Por actividad de su titular. Cuando el mismo titular usa la marca de forma incorrecta como genérico de los productos o servicios que identifica la marca.
Por inactividad de su titular. Cuando el titular ha tolerado que terceros usen en el comercio la marca como nombre genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que identifica y no ha hecho nada para frenarlo.

La actividad o inactividad supondrá que la marca se utilice de manera habitual por el público para designar genéricamente a un producto concreto, por lo que la finalidad de la marca que, según el artículo 4 de la Ley de Marcas, que es distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Ello generará la caducidad por vulgarización de una marca, es decir, el titular perdería el derecho exclusivo para el uso de la marca en el tráfico económico.

Ejemplos de marcas vulgarizadas

Todos en el uso habitual de la palabra, utilizamos marcas para referirnos a un producto concreto. Tenemos diferentes ejemplos de vulgarización de marcas:

Vespa: Debido al éxito de la motocicleta lanzada en los años 50, perteneciente al grupo italiano Piaggio & Co. S.p.A., ésta fue incluida en la RAE con tal acepción, y por ello, para evitar que dicha inclusión supusiera un riesgo al titular de vulgarización de la marca “Vespa” exigió a la RAE que se indicara con su condición de la marca registrada.
Jeep. Reconocida por sus vehículos todoterreno, durante los años 70 y 80 el uso de la marca “Jeep” por parte del público estadounidense para referirse a cualquier vehículo de similares características, hizo que el fabricante, Chrysler Group LLC. (en la actualidad, Stellantis N.V.), tuviera que realizar enormes campañas publicitarias para evitar esta vulgarización de la marca.
Aspirina. El medicamento fabricado por Bayer, debido a su uso habitual por parte de los consumidores estadounidense ha devenido vulgarizada en Estados Unidos; sin embargo, en Europa sigue vigente la marca, puesto que el fabricante ha hecho muchísimos esfuerzos para defender el signo.
Bimbo. Con el pan Bimbo (pan de molde), debido a su éxito, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. ha tenido que realizar grandes inversiones en marketing en distinguir su marca como tal y no asociar su marca con el producto.
Donut. El fabricante de rosquillas, propiedad del Grupo Bimbo, realizó enormes campañas publicitarias consistentes en recordar al consumidor que solo Donuts comercializa el producto original y, adicionalmente, requirió a terceras empresas que comercializan este tipo de productos con esta denominación, sin pertenecer a la marca Donuts, que cesaran en la utilización de la marca.
Jacuzzi. El fabricante de las famosas bañeras de hidromasaje, con sede en California, Estados Unidos, ha tenido que invertir una cantidad enorme de dinero en diferenciar su marca del producto, exigiendo en la propia RAE que se hiciera referencia de que se trata de una marca registrada.
Velcro. El famoso fabricante de bandas de cierre de gancho y bucle, debido al enorme éxito del producto, también se ha enfrentado al riesgo de que su marca devenga vulgarizada, por emplearse la marca de manera habitual por parte del público. Para evitarlo, realizaron unos anuncios a través de los cuales, los “abogados” de la compañía aparecen cantando y pidiendo al consumidor que dejen de emplear la marca “Velcro” para referirse al producto que se designa bajo su marca.

En qué consiste la caducidad de la marca

El principal efecto derivado de la caducidad por vulgarización de la marca es la cancelación del registro, pasando el signo a dominio público y es de libre utilización por terceros, impidiendo que nadie pueda registrarlo de nuevo.

Dicha caducidad se producirá “dies a quo”, en base al artículo 55.2 de la Ley de Marcas, que establece que “las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad”.

En estos casos se da la posibilidad de una caducidad parcial. En este caso, la caducidad se dará únicamente respecto de un producto (el renombrado y el cual ha devenido genérico), pero seguirá estando vigente para el resto de productos y servicios distintos al producto renombrado.

Cómo solicitarlo

Para solicitar la caducidad por vulgarización de una marca, es necesario acudir al artículo 54.1 b) de la Ley de Marcas, a través del cual se establece que:

“Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de recovención en una acción por violación de marca cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o un servicio para el que esté registrada”.

Si quieres saber más, tenemos un artículo en el que explicamos cómo comprobar el registro de una marca.

No obstante, hemos de tener en cuenta que aún no está en vigor el procedimiento por vulgarización de marca ante la OEPM, por lo que aún tendremos que acudir a los Tribunales para obtener dicha caducidad.

Consecuencias

La consecuencia inmediata de la caducidad por vulgarización de una marca es la pérdida del derecho de exclusiva obtenido por el registro, por lo que cualquier tercero podrá utilizar en el tráfico mercantil sin que el antiguo titular pueda presentar oposición.

Sin embargo, es posible una rehabilitación de la marca vulgarizada, siempre y cuando sea una vulgarización de facto. En este caso es posible que la marca vuelva a tener capacidad distintiva, siempre y cuando se realicen unos gastos en publicidad muy costosos, tanto en términos económicos como materiales.

Existen algunos casos, como el de la marca Singer y Goodyear que, tras muchos años y enormes gastos en publicidad, han conseguido recuperar la distintividad de su marca.

Sin embargo, si la vulgarización es declarada judicialmente, no se podrá rehabilitar. Además, si se reacciona poco antes de que se presente una demanda por caducidad, normalmente es considerado por los Tribunales como insuficiente para evitar la vulgarización de la marca.

Cómo evitar que una marca se vulgarice

En primer lugar, para evitar la vulgarización de las marcas, la Asociación Internacional de Marcas (INTA) recomienda seguir el test “ACID” para el uso correcto de una marca:

Adjetivo. Nunca usar la marca como sustantivo.
Coherente. Usar la marca de forma homogénea.
Identificador. Usar siempre el símbolo ® junto a la marca.
Distintivo. Tras sustantivo, en cursiva, entre comillas o en mayúscula.

Por lo tanto, el titular no podrá imponer ni forzar al público a usar una designación como marca, pero sí deberá poner los medios para conseguir evitar la vulgarización de la marca en el mercado, a todos los niveles:

Uso correcto de la marca en los productos (envases o etiquetado).
Uso correcto por comerciales.
Uso correcto por distribuidores y puntos de venta.
Acciones contra competidores (vendedores, dominios piratas).
Control de diccionarios, prensa, revistas, etc.
Publicidad y campañas informativas a consumidores (web propia, redes sociales, blogs ajenos).

Es necesario poder probar esos esfuerzos económicos y materiales de manera fehaciente, para que, en caso de que un tercero quiera demandar por caducidad a la marca vulgarizada, se pueda probar que se han hecho los esfuerzos necesarios para evitar que se declare judicialmente la caducidad por vulgarización de una marca.

Podemos ver un caso en la cual, The Coca-Cola Company, detectó que en España, durante los años 80, existían máquinas dispensadoras de refrescos a granel que se encontraban identificadas con la marca “Coca-Cola”, dicha máquina dispensaba refrescos de cola de terceros oferentes, no de “Coca-Cola”.

Preocupada por la vulgarización de la marca, trató de evitar esta conducta a través de diferentes vías:

Ejercitó acciones civiles de infracción.
Se establecieron cláusulas contractuales con los distribuidores y los diferentes puntos de venta que tenían máquinas con dispensador de bebidas a granel.
Acciones de incumplimiento contractual.
Denuncias administrativas basadas en la legislación de consumidores.

Conclusiones

El éxito de un producto es algo positivo para la empresa, pero en ocasiones la difusión de la marca amparada en dicho producto es tal que puede suponer un grave problema para el titular, puesto que si deviene en la designación usual y habitual de este producto, puede caducar la marca por vulgarización.

Por ello, si se da esta situación el titular tiene que adoptar una actitud pro-activa, y realizar esfuerzos materiales, como obligar a los distribuidores y comerciales el empleo de la marca como tal y no como una designación general del producto, acciones contra competidores que empleen la marca registrada para productos idénticos o similares, realizar un control exhaustivo en redes sociales y medios de publicación de cómo se emplea la marca en el tráfico, realización de grandes campañas publicitarias en las que se asocie la marca con el origen empresarial y no con el producto únicamente.

Si el titular no realiza estos esfuerzos económicos y materiales, podrá caducar la marca por vulgarización, ya que si un tercero presenta demanda de caducidad por vulgarización, y el titular no ha hecho ningún esfuerzo en distinguir su marca del producto, será bastante probable que sea declarada judicialmente vulgarizada y, por ende, pierda el registro de su marca y su derecho de exclusiva.

Si tiene cualquier duda, no dude en contactar con nosotros, puesto que en Garrido&Doñaque tenemos a los mejores especialistas en Propiedad Industrial.

Raúl Sierra Barajas.