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Ya hemos hablado en otras ocasión sobre cómo escoger el nombre de marca. De la misma forma, hemos hablado sobre la importancia de las diferencias entre la marca y el nombre comercial. Sin embargo, hoy abordamos las diferencias entre marca notoria y marca renombrada.
Previamente a entrar en el contenido principal del presente artículo, entendemos necesario hacer referencia a la modificación introducida en la Ley de Marcas, de especial interés en el presente caso.
El Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, sobre transposición de directivas en materia de marcas, introduce una modificación importante en la ley de Marcas. Se ha derogado el art. 8 aptado. 2 que se refería a la diferencia entre marcas notorias y renombradas. Ahora, ambas denominaciones han quedado unificadas en el concepto de marca renombrada.
No obstante, en el presente artículo estudiaremos ambos tipos de marcas existentes antes y después de dicha reforma, con el fin de facilitar la comprensión de ambos conceptos y la reforma introducida.
¿Qué es una marca notoria?
Antes de la reforma, existía la distinción entre marcas notorias y marcas renombradas. Las marcas notorias eran aquellas ampliamente conocidas en el sector del mercado al que destinaban los productos o servicios ofrecidos (Art. 8.2 derogado).
La particularidad de la marca notoria era conseguir que los consumidores del sector determinado del producto o servicio ofrecido, identifiquen a la marca aunque sea desconocida en otros ámbitos. Es evidente que la marca notoria gozaba de importante lugar en determinado sector del comercio.
Por otro lado, estaban las marcas renombradas, aquellos signos distintivos que gozaban de un elevado reconocimiento en un ámbito general del mercado. Es decir, la marca renombrada debía gozar de una popularidad tanto en un sector determinado de consumidores (como era el caso de la marca notoria), como entre el público en general.
En comparación, la marca renombrada tiene un alcance más amplio, pues abarca una generalidad en el mercado. Incluso, este tipo de marcas alcanzan una importancia en la economía nacional e internacional de especial interés.
Sin embargo, tal y como hemos indicado, ya no existe una definición legal de las denominadas marcas notorias. Por ello, ya no debemos hacer referencia a éstas con dicha denominación, sino como marcas renombradas. Ahora todas se definen legalmente como renombradas.
Marcas notorias no registradas
Es de especial interés hacer mención en este apartado a las marcas notoriamente conocidas. Esta tipificación de marcas se recoge en el art. 6 bis del Convenio de París.
Este precepto obliga a los países miembros a cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que crea confusión con otra marca notoriamente conocida. Y ello aún cuando no se encuentren registradas.
Es decir, esta prohibición opera independientemente del registro o no de las marcas renombradas. Resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro.
Evidentemente, es necesario ostentar dicha notoriedad justificando la misma a partir de factores como el grado de conocimiento, duración, magnitud, alcance geográfico, sector comercial, etc.
Por tanto, las marcas notoriamente conocidas gozan de una especial protección a nivel internacional. Esta protección es contra aquellos signos que pretendan una reproducción, imitación o traducción. Eso sí, siempre y cuando se crea el riesgo de crear confusión entre los consumidores. Por eso, se protegen de productos o servicios iguales o diferentes, independientemente de su registro.
A modo de ejemplo: supongamos que la marca Coca-Cola no está registrada en La República del Chad, e intentamos su registro para la clase 38 (servicio de telecomunicaciones) en dicho país. Pues bien, este registro será denegado en virtud de dicho art. 6 bis del Convenio de Paris.
Y es que aunque Coca-cola no se encuentre registrada en el Chad, goza de esta protección internacional, pues es una marca notoriamente conocida. Y, en virtud del art. 6 bis citado, nos denegarían su registro en cualquier clase, pues internacionalmente goza de esta protección.
Marcas notorias españolas
A modo de ejemplo, señalamos algunos supuestos de lo que anteriormente la ley reconocía como marcas notorias (ahora también renombradas) en España:
- Gibson (fabricante de guitarras)
- Aquoabona (sector bebidas)
- Aranzadi (bases de datos jurídicas)
- Littmann (sector fonendoscopios)
Como vemos, se trata de marcas muy conocidas en un sector pero desconocidas para el resto de consumidores que no se relacionan con ese sector.
Marca renombrada
Actualmente, tras la reforma introducida, solo existe la definición legal de marcas renombradas. Esta denominación engloba ambos conceptos anteriores (marcas notorias y renombradas).
A los efectos de la ley, las marcas renombras son aquellas conocidas por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios. El TJUE ha establecido que el concepto de renombre debe valorarse a partir de criterios cuantitativos.
Para determinar estos extremos, la Jurisprudencia establece unos factores o criterios a tener en cuenta: cuota de mercado, intensidad, extensión geográfica, duración del uso, inversiones para promocionar la marca, etc. Aunque todo ello debe examinarse caso por caso. Cuanto mayor es el grado de notoriedad mayor campo de protección se le otorgaría al signo distintivo.
El objetivo de esto es evitar el aprovechamiento indebido de la reputación de esa marca renombrada.
En cuanto a la prohibición que señala la nueva ley, esta es muy clara:
“no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga lo solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España (…), y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre” (Art. 8).
Por tanto, los requisitos para que se de esta protección de las marcas renombradas son los siguientes, siendo estos acumulativos:
- Marca registrada
- Marca que goce de renombre en España
- Que la marca posterior haga un uso no justificado
- Que de dicho uso se pudiera obtener una ventaja desleal del renombre de la marca anterior
- Que dicho uso sea perjudicial para dicho marca renombrada
Nos encontramos ante una protección absoluta proporcionalmente a lo conocida que es la marca. Esto es así, porque se puede impedir que se registren signos distintivos similares con independencia del producto o servicio ofrecido. Cuanto más conocida, menos necesidad de semejanza entre los productos o servicios se requiere.
Los mecanismos para ejercitar dicha prohibición son los mismos que con anterioridad a la reforma. Mediante la acción de nulidad o bien, presentando oposición al registro en vía administrativa ante la OEPM contra aquellas marcas incompatibles. Sin embargo, el que alegue dicha notoriedad habrá de probarla y, dependiendo del alcance de esta, así se será su notoriedad y protección.
Marcas renombradas españolas
A modo de ejemplo, señalamos algunas de las marcas más renombradas españolas siguientes:
- Freixenet
- El Corte Inglés
- Telefónica
- Iberia
- La española
- Tipo Pepe
- Real Madrid
- Zara
- Tous
Marcas notorias y renombradas
Como conclusión a todo lo anterior, hay que señalar que la diferencia legal entre marca notoria y marca renombrada ya no existe. Actualmente, solo se puede hacer referencia a ambas bajo el mismo concepto, MARCA O NOMBRE COMERCIAL RENOMBRADO.
La prohibición que recoge la ley se centra en que no podrá registrarse un signo distintivo idéntico o similar a un signo distintivo renombrado aún cuando distingan productos o servicios no relacionados.
Ahora, cualquier marca o nombre con renombre en España se puede oponer al registro de una marca idéntica o similar, aunque los productos solicitados sean diferentes.
Sin embargo, actualmente la ley no realiza ninguna distinción en cuanto al alcance de esa notoriedad, sino que la misma se habrá de probar. Así, cuanto mayor alcance, mayor notoriedad, mayor protección y menor necesidad de semejanza o relación entre los productos y servicios.
Tamara Sánchez Herrera