" /> Cómo elegir o inventar el nombre de una marca comercial
En  muchas ocasiones, nos encontramos en el despacho con situaciones en las que nos plantean un suspenso o una denegación de marca o nombre comercial frente al que nada podemos hacer. Por lo general, son situaciones en las que el problema se ha debido a una mala elección de la denominación que se propone como tal marca o nombre comercial.

La ley establece prohibiciones al registro como marca de determinados signos o denominaciones. Por consiguiente, antes de presentar una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y marcas es conveniente saber cómo elegir una marca.

Para empezar, debemos conocer las prohibiciones legales y, de esta manera, inventar un nombre para una marca que no incurra en dichas prohibiciones, pues en tal caso será denegada.

 

Las prohibiciones legales de la Ley de Marcas: Lo que no puede ser registrado

La Ley de Marcas no prescribe como elegir un nombre comercial o una marca, sin embargo, sí establece una serie de prohibiciones de lo que se considera que no podrá concederse como tal. Es decir, la Ley establece requisitos de carácter negativo para que un signo se pueda elegir como una marca.

Estas prohibiciones se establecen en los artículos 5 a 10 de la Ley y se diferencian en prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. En primer lugar, las prohibiciones absolutas se recogen en el artículo 5 y suponen una imposibilidad legal total de registro como marca o nombre comercial. En segundo lugar, las prohibiciones relativas, las cuales vienen determinadas por la existencia de un derecho anterior y prioritario que presenta oposición a la nueva marca solicitada.

Las prohibiciones absolutas:

Determinan restricciones legales a determinados tipos de marcas o nombres comerciales, por ejemplo: denominaciones genéricas, descriptivas, signos contrarios a la ley, signos que produzcan error en el consumidor, que contengan denominaciones de origen o similares, que reproduzcan o imiten banderas o escudos oficiales, etc.

Se trata de denominaciones o signos que la ley prohíbe sin necesidad de que exista un derecho previo a favor de otra persona. En estos casos, es la propia Oficina Española de Patentes y Marcas quien, de oficio, acuerda primero la suspensión de fondo de la solicitud y, posteriormente, la denegación.

En ocasiones, organismos oficiales como los Ministerios, los órganos reguladores de las Denominaciones de Origen o las Consejerías de las Comunidades Autónomas, presentan observaciones para que la solicitud de marca o nombre comercial no sea concedido por estar incurso en alguna de estas prohibiciones. Además, cualquier persona podría asimismo presentar oposición contra dicha solicitud de marca por esta causa.

En otros artículos futuros explicaremos las diferentes prohibiciones absolutas que determina la ley.

Las prohibiciones relativas:

Están determinadas en los artículos 6 a 10 de la Ley. En líneas generales, se trata de prohibiciones de registro provocadas por la existencia de un derecho anterior a favor de otra persona o entidad que es incompatible con la marca o nombre comercial que se ha solicitado.

La más importante y habitual, es la prohibición del art. 6.1.b y 7.1.b) de la Ley que prohíbe el registro de marcas o nombres comerciales si se dan tres requisitos. En primer lugar, que sean iguales o semejantes a otros anteriores. En segundo lugar, deben de referiré a iguales o semejantes productos o servicios. Por último, dichas semejanzas han de provocar error, confusión o asociación en el público.

Pero no es la única, la ley también prohíbe situaciones como: la existencia de una marca o nombre comercial anterior renombrado; que sea el nombre civil de una persona diferente; que sea el nombre o seudónimo de una persona famosa; que esté registrado como derechos de autor; el nombre de una empresa notoriamente conocida; el nombre de una denominación de origen en tramitación; o que sea la marca de empresa de un representante.

En estos supuestos, para que la marca o nombre comercial sean denegados es imprescindible que el titular del derecho anterior presente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas oposición contra la solicitud. Por el contrario, sin oposición, la marca será concedida aunque sea idéntica a otra anterior.

Consejo de seguridad.

Como decimos, en caso de prohibiciones relativas, es imprescindible que la marca que ha sido copiada presente alegaciones en oposición a la nueva solicitud que la imita. Reiteramos, si no hay oposición la Oficina Española de Patentes y Marcas la concederá, incluso aunque fuera idéntica.

Por esta razón aconsejamos fervientemente a todos los titulares de marcas o nombres comerciales que contraten nuestro servicio de vigilancia. De esta forma, les avisaremos de cualquier nueva solicitud de marca que se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial que sea incompatible con la suya. Así podrá presentar oposición y evitar que una nueva marca que sea una copia, una imitación, una reproducción o simplemente similar a la suya sea concedida y le haga competencia en el mercado.

En artículos posteriores ahondaremos en el tema de las diferentes prohibiciones relativas.

Marketing para nombres comerciales

Después de tener claras cuales son las prohibiciones de registro y si la denominación que nos interesa se encuentra libre para ser registrada, es cuando podemos inventar un nombre para nuestra marca o elegir nuestro nombre comercial.

Contar con unos buenos diseñadores gráficos especialistas en signos distintivos e imagen corporativa siempre es garantía de éxito. No obstante, insistimos, inmediatamente después de elegir la marca y/o el logo es necesario proceder a solicitar su registro. Esta marca es la que va a conformar nuestra imagen y nuestra identidad hacia los clientes, es como nos van a reconocer. No nos arriesguemos a que otro la registre antes y nos elimine de la competencia.

Usar tu marca o nombre comercial no es suficiente para defenderla, debe estar registrada.

 

Consejos para poner nombre a una empresa

Qué es la denominación social

Ya hablamos sobre la diferencia entre marca registrada y nombre comercial. Sin embargo, en esta ocasión, para acabar, quiero aclarar las diferencias entre la denominación social de una empresa y su marca o nombre comercial. En líneas generales podemos decir que se trata de realidades distintas y por consiguiente, hacen referencia a cuestiones diferentes.

En primer lugar, aclarar que la denominación social es el nombre civil que elegimos para nuestra empresa. Antes de la constitución de la sociedad limitada, anónima, cooperativa, o cualquier otra forma jurídica que se elija, es preciso obtener un certificado del Registro Mercantil de que dicha denominación está libre. De esta manera podremos constituir la entidad con ese nombre certificado.

En segundo lugar, establecer qué supone el otorgamiento de dicho certificado y la constitución de la entidad bajo ese nombre. A partir de la constitución, nuestra empresa tendrá ese nombre y será identificada a todos los efectos con el mismo. Será su nombre civil y tendrá el derecho a identificarse por él y asimismo la obligación de hacerlo en el cumplimiento de sus requisitos legales de todo tipo.

Sin embargo, este nombre no tiene carácter esencialmente comercial, no está destinado a ser usado como elemento distintivo de la empresa. Por esta razón, no contiene derechos de uso exclusivo a favor de la entidad.

Así, por ejemplo, nos podemos encontrar con denominaciones sociales muy similares perfectamente inscritas en el Registro Mercantil y totalmente legales. De hecho, es algo bastante habitual ya que en muchas ocasiones se eligen nombres descriptivos. Esto se debe a que para las denominaciones sociales no se aplican las prohibiciones absolutas que anteriormente mencionábamos.

Diferencias con respecto a los signos distintivos

Por el contrario, los signos distintivos (marcas o nombres comerciales) sí tienen una vertiente esencialmente comercial. Su finalidad es que distingan los productos o servicios de la empresa, que sean reconocidos inequívocamente por el consumidor. Por tanto, sí es imprescindible que otorguen derechos de exclusiva, que su dueño sea el único en el mercado que pueda utilizar esa marca o nombre comercial para sus productos y servicios.

Por ese motivo, las marcas y los nombres comerciales tienen un estatus jurídico especial. Son auténticos activos de la empresa con mucho valor económico. Mientras que la denominación social es una identificación meramente legal.

En realidad, son las marcas y los nombres comerciales los que serán identificados por el consumidor. Por eso, se les asocia el derecho al uso en exclusiva y con carácter excluyente. Un propietario de una marca o nombre comercial tiene en realidad un monopolio legal para su uso en relación con los productos o servicios que tiene protegidos.

De esta manera, es fácil deducir que la ley otorga una superioridad a las marcas o nombres comerciales (registrados, por supuesto) frente a las denominaciones sociales. De este modo, la propia Ley de Marcas dispone que se podrá exigir la modificación de la denominación social de una empresa cuando sea confundible con una marca o nombre comercial registrados. Además, se establece que si no lleva a cabo este cambio en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta y extinguida de pleno derecho.

 

Diana Garrido Jiménez

20 de febrero de 2020.