" /> Obligación de uso de marca registrada o nombre comercial

Actualmente los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) que tienen vigencia en España son los signos españoles y las marcas de la Unión Europea. Los primeros son concedidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas y las segundas por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Tanto unas como otras suponen el otorgamiento de un derecho de exclusiva a su propietario en su uso en el mercado. De esta forma, el propietario es el único que puede hacer uso de su marca en el mercado para los productos o servicios para los que ha sido concedida. Además, puede prohibir a otros que hagan uso de la marca registrada.

En definitiva, es una concesión exclusiva que el Estado otorga al titular de la marca. Un privilegio de monopolio sobre el uso de marca. Por consiguiente, dicho derecho tiene una contraprestación: no se permite la tenencia de marcas o nombres comerciales que no están siendo objeto de uso en el mercado.

Tanto la Ley de Marcas como el Reglamento de la Marca de la Unión Europea, establecen la obligación de uso de marca. De tal manera que, si el titular de la marca no lleva a cabo un uso de su marca durante un periodo de cinco años consecutivos, dicha marca podrá ser anulada por caducidad.

A partir de cinco años de falta de uso de nombre comercial o de marca, puede existir caducidad. Así, cualquier interesado puede instar la caducidad contra dicha marca para que se declare su extinción y quede libre en el mercado. Por lo tanto, no se permite el mantenimiento de marcas de cobertura, es decir, registros de marca que se mantienen vigentes por razones estratégicas de la empresa y no para llevar a cabo un genuino uso de marca.

¿En qué consiste el genuino uso de marca en el mercado?

Principalmente la EUIPO ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre qué debe entenderse por uso de marca. En primer lugar, se exige que se trate de un uso efectivo, es decir, que no debe efectuarse con carácter simbólico. Como decíamos, no debe ser una marca de cobertura simplemente. En segundo lugar, ha de ser un uso acorde con la función esencial de la misma. Es decir, que sirva para identificar el origen del producto o servicio al que se refiere. De esta manera, la marca o nombre comercial distinguirá dichos productos o servicios de los que tienen otra procedencia, evitando la confusión.

En tercer lugar, se exige que la utilización se produzca en el mercado y para los productos y servicios que concretamente se han concedido en dicha marca. Por ejemplo, no sería un uso de marca registrada el llevado a cabo exclusivamente dentro de la empresa. Por ejemplo, una revista corporativa para los empleados no sería uso de marca registrada en el mercado.

En cuarto lugar, el uso de marca ha de dirigirse a comercializar los productos o servicios, a captar clientela y crear una cuota de mercado, acorde con la naturaleza de dichos productos o servicios y las características del mercado objetivo.

Por consiguiente, no se exige que sea un uso importante desde un punto de vista cuantitativo, sino efectivo, real.

Las características del uso de marca registrada

Por otra parte, debemos aclarar a que nos referimos con uso de marca en el mercado. Se trata de utilizar la marca con fines comerciales, no solo promocionales y dentro del territorio en el que esté concedida. De esa manera, si tenemos una marca española el territorio será España. De igual forma, si la marca es de la Unión Europea, el uso ha de ser dentro del mercado europeo.

De nada sirve tener una marca registrada en España y utilizarla, por ejemplo, en México o en Portugal.

Asimismo, en lo que se refiere al tiempo de uso de marca, éste debe garantizar que no lleva suspendido por más de cinco años consecutivos, que es el límite temporal que se establece legalmente.

Además, hemos de tener en cuenta que el uso de nombre comercial, según el caso, ha de llevarse a cabo por su titular o por persona autorizada por éste. El uso por parte de un tercero que esté copiando o imitando la marca no es uso de marca.

Siguiendo con estas características del uso de marca registrada, también se exige que la marca ha de ser usada conforme ha sido registrada, sin variaciones sustanciales. Es decir, que si modificamos el logo se considerará que se trata de un uso diferente. De igual manera que si añadimos, modificamos o suprimimos algún otro elemento de la marca, como puede ser parte de su denominación.

Por esta razón, en Garrido y Doñaque siempre aconsejamos tener actualizados los registros de marcas y nombres comerciales con la versión que efectivamente se usa en el mercado.

Por último, el uso de marca tiene que tener un alcance suficiente, es decir que no sea anecdótico. En líneas generales, esto significa que el propietario ha intentado alcanzar una posición comercial en su sector del mercado, lo que implica un uso frecuente, con duración en el tiempo. No se exige que se haya tenido éxito comercial o un volumen de negocio determinado, pero sí que sea efectivo dentro del sector.

 

Trámites y pruebas de uso de la marca

Como consecuencia de dicha obligación de uso de nombre comercial registrado, la legislación exige dicho uso para poder ejercitar el derecho de exclusiva que otorga. Por tanto, actualmente la obligación de uso de marca registrada no solo tiene la finalidad de impedir que no caduquen sus derechos. Primero en la Unión Europea y posteriormente en España, se ha establecido como requisito para esgrimir los derechos de propietario frente a terceros que se pruebe el uso de marca registrada.

De esta forma, si el titular de una marca o un nombre comercial pretende presentar oposición contra una solicitud de registro de una nueva marca o nombre comercial, tendrá la obligación de probar el uso de su marca, si así se le requiere. De igual manera que si inicia un procedimiento judicial por infracción de marca.

En España acaba de entrar en vigor esta modificación legal que exige la prueba de uso en los procedimientos de oposición ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. A partir de este momento, a requerimiento del solicitante de la marca impugnada, el oponente dueño del signo anterior tendrá la obligación de presentar pruebas de uso de su marca para que la oposición sea estimada.

Este trámite podrá ser iniciado por los solicitantes de marcas posteriores al 1 de mayo de 2019 que es cuando entró en vigor el nuevo Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas. En líneas generales, la tramitación consiste en que el solicitante de la marca que ha recibido un suspenso por oposición de otra marca anterior puede exigir que el oponente demuestre el uso de su marca.

 

Pruebas de uso de nombre comercial registrado

Seguidamente, se dará un plazo de un mes al oponente para que aporte las pruebas de uso de marca, las cuales pueden consistir en:

– facturas de venta de los productos o servicios

– folletos publicitarios, elementos de merchandising, anuncios en prensa, televisión, radio….

– publicidad en internet, páginas web, redes sociales…

– contratos de suministro, venta, prestación de servicios…

– papelería, cartelería y demás elementos promocionales

Continuando con el procedimiento, si el oponente ha podido demostrar el uso de marca registrada efectivo y con las características antes mencionadas, el examinador podrá examinar la oposición planteada y decidir.

Por el contrario, si no se demuestra el uso de marca la oposición será inadmitida y no se tendrá en cuenta, procediéndose a la concesión de la marca impugnada.

Este trámite que ya estaba en vigor en el seno de las marcas europeas supone un cambio revolucionario en el sistema español. En contraste con la situación anterior, supondrá un vaciado de derechos excluyentes para aquellos titulares de marcas que o bien las mantiene sin uso o bien, las ha modificado y no ha actualizado sus registros.

 

Consejos para mantener los plenos derechos de sus marcas y nombres comerciales

A partir de ahora va a ser primordial optimizar la situación de los registros de sus signos distintivos, de tal manera que se obvien aquellos no útiles por su falta de uso y se fomente la actualización, mantenimiento y vigencia de los que sí son objeto de uso.

En Garrido y Doñaque, tenemos la misión de mantener activos todos los derechos de los signos distintivos de nuestros clientes, aconsejando a todos ellos actuaciones que los garanticen. Primeramente, con el objetivo de que sus marcas y nombre comerciales no serán objeto de caducidad por falta de uso. Seguidamente, para evitar que en caso de infracción su marca se vea vacía de contenido por un uso incorrecto o insuficiente y el imitador o infractor consiga sus objetivos ilícitos.

Los consejos que ofrecemos son, en primer lugar, mantener siempre actualizado el registro de la marca o nombre comercial. En segundo lugar, que el titular del registro sea la persona o entidad que vaya a desarrollar el uso de su marca y en caso de que no lo sea, se formalice legalmente una autorización de uso de marca. En tercer lugar, que materialice correctamente las pruebas de uso de la marca y que lleve a cabo un uso efectivo y demostrable. Por último y en definitiva, ayudar a modificar las falsas creencias de que la simple tenencia de una marca o nombre comercial garantiza su exclusividad.

No dude en ponerse en contacto con Garrido y Doñaque y solicitar una auditoria de sus marcas y nombres comerciales registrados a fin de analizar que todos ellos tienen plena vigencia, están correctamente inscritos y son objeto de un uso de marca efectivo y real.

 

Diana Garrido Jiménez

Enero 2020