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¿Qué es la oposición a una marca y quién puede presentarla?
La oposición a una marca es un procedimiento administrativo que permite a los titulares de derechos anteriores, o a cualquier persona legitimada, impugnar una solicitud de registro de marca presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), cuando consideran que su concesión podría infringir los límites legales establecidos.
Su objetivo es evitar la concesión de signos distintivos que vulneren prohibiciones absolutas o relativas o que entren en conflicto con derechos ya existentes.
Están legitimados para presentar oposición:
- Titulares de marcas o nombres comerciales anteriores, así como sus licenciatarios debidamente facultados.
- Titulares de derechos anteriores distintos a los marcarios, como derechos de autor, diseños industriales o derechos de imagen.
- Titulares de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, conforme a la legislación aplicable.
- Titulares de marcas notoriamente conocidas o renombradas.
- Cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada, cuando se invoquen prohibiciones absolutas.
Pasos, plazos y requisitos para presentar oposición.
Cómo presentar una oposición de marca
Para saber cómo presentar una oposición de marca, el interesado debe formular un escrito fundado, en el que alegue los motivos legales de oposición en base a los artículos 5 a 10 de la Ley de Marcas. Este escrito debe ir acompañado del justificante del pago de la tasa correspondiente y de la documentación que acredite los derechos invocados.
El escrito se presenta:
- Ante la OEPM, si se trata de una marca nacional.
- Ante la EUIPO, si se trata de una marca de la Unión Europea.
Plazos para oponerse a una marca
Los plazos para oponerse a una marca dependen del ámbito territorial de la solicitud:
- Marcas españolas (OEPM): dos meses desde la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).
- Marcas de la Unión Europea (EUIPO): tres meses desde la publicación en el Boletín de la Propiedad Intelectual de la UE.
Requisitos esenciales para que prospere la oposición
Una oposición fundada en la existencia de una marca anterior solo podrá prosperar si concurren de forma acumulativa los siguientes requisitos:
- Que exista una marca anterior que presente oposición.
- Que la marca anterior sea idéntica o semejante a la marca solicitada.
- Que los productos o servicios de ambas marcas sean idénticos o similares.
- Que ello implique un riesgo de confusión en el consumidor final en el territorio en el que la marca es registrada.
Fases del procedimiento y documentación necesaria
Las fases del procedimiento de oposición y los plazos procesales son los siguientes:
- Presentación del escrito de oposición: la persona interesada presenta el escrito de oposición ante la oficina correspondiente (OEPM o EUIPO), en el que expone los motivos por los que considera que la marca solicitada debe ser denegada.
- Admisión a trámite: la oficina comprueba que la oposición se haya presentado dentro del plazo legal, que son dos meses en la EOPM y tres en la EUIPO, así como que se haya pagado la tasa correspondiente y que el escrito cumpla con los requisitos establecidos.
- Notificación al solicitante: una vez admitida la oposición se notifica al solicitante de la marca para que tenga conocimiento de ella y pueda presentar alegaciones en el plazo de un mes.
- Requerimiento de prueba de uso: si la marca anterior en la que se basa la oposición fue registrada hace más de cinco años, el solicitante puede exigir que quien ha presentado la oposición aporte prueba de uso. Y si no la acredita, la oposición podría ser desestimada.
- Resolución: una vez analizadas las alegaciones y la documentación aportada por ambas partes, la oficina resolverá estimando o desestimando la oposición. Y se lo comunicará a ambas partes.
Motivos legales de oposición
La oposición a una marca registrada se fundamenta en la existencia de causas legales que impiden el registro de una marca por vulnerar derechos anteriores o no cumplir con los requisitos legales. Estas causas se clasifican en prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas, reguladas principalmente en los artículos 5 a 10 de la Ley de Marcas.
Prohibiciones absolutas
Se refiere a aquellos signos que no pueden registrarse bajo ningún supuesto, dado que carecen de carácter distintivo o son contrarios al orden público o buenas costumbres. En este ámbito, la oposición podrá fundarse en:
- La falta de carácter distintivo del signo solicitado.
- Que el signo consiste exclusivamente en términos genéricos o descriptivos de los productos o servicios.
- El uso de signos que se hayan convertido en términos de uso común o habitual en el comercio.
- Que el signo sea contrario al orden público o a las buenas costumbres.
- Que el signo induzca a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto o servicio.
Prohibiciones relativas
Identidad o similitud con marcas o nombres comerciales anteriores (art. 6)
Se podrá formular oposición si el signo solicitado es idéntico o similar a una marca o nombre comercial anterior registrado, y se destina a productos o servicios idénticos o similares, siempre que ello pueda generar un riesgo de confusión en el público, incluida la asociación con el signo anterior.
Protección de marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas (arts. 7 y 8)
También podrá denegar el registro cuando el signo solicitado entre en conflicto con una marca notoriamente conocida en España o con una marca renombrada con proyección en el mercado relevante, aunque no estén registradas, si se dan los siguientes supuestos:
- Existe riesgo de confusión con la marca anterior en el público destinatario.
- Se produce un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del prestigio de la marca anterior.
- Se genera un perjuicio injustificado a dicha notoriedad o reputación.
Conflicto con otros derechos anteriores (art. 9)
La oposición también puede basarse en la existencia de derechos anteriores distintos al marcario, siempre que estén reconocidos en el momento de la solicitud. Estos incluyen:
- Derechos de autor y derechos conexos.
- Diseños industriales protegidos.
- Derechos de imagen, nombres personales o seudónimos notoriamente conocidos.
- Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.
Mala fe en la solicitud (art. 10)
El registro será inadmisible si se acredita que el solicitante es un representante o agente del verdadero titular de la marca y en su solicitud actuó con mala fe, entendida como la intención de obtener un derecho exclusivo sobre un signo que, en realidad, ya era utilizado por la empresa para la que prestaba servicios dicho agente, o bien con el objetivo de impedir o dificultar injustificadamente su uso legítimo.
Estrategias para preparar y presentar la oposición a una marca
Recopilación de pruebas y argumentación jurídica
Una oposición sólida exige:
- Acreditar la vigencia y alcance del derecho anterior invocado.
- Demostrar la identidad o similitud entre los signos enfrentados.
- Justificar la existencia de riesgo de confusión o de aprovechamiento indebido.
- En su caso, probar el uso efectivo de la marca anterior si se solicita.
Defensa ante oposición de marca
El solicitante de la marca, al recibir la oposición, podrá:
- Formular alegaciones para desvirtuar los fundamentos de la oposición.
- Exigir prueba de uso si concurren los requisitos legales.
- Acreditar la coexistencia pacífica de los signos en el mercado.
- Justificar la legitimidad de su solicitud y la ausencia de mala fe.
Diferencias entre oposición, nulidad y caducidad de marca (lo cambio)
Una vez registrada una marca, existen otros mecanismos legales que permiten impugnar su validez o extinguir sus efectos. A continuación, se expone la diferencia entre los procedimientos de oposición, nulidad y caducidad:
- Oposición: la oposición a una marca es un mecanismo preventivo que permite a los titulares de derechos anteriores, impugnar una solicitud de marca antes de que se registre. Es decir, se trata de evitar que la marca solicitada llegue a concederse.
- Nulidad: la nulidad de una marca supone que su registro se considera nulo desde el inicio, como si nunca hubiera producido efectos. Puede solicitarse la nulidad de una marca cuando en el momento de su registro, la marca infringía la ley por ser similar o idéntica a una marca anterior, si carecía de carácter distintivo o si fue solicitada de mala fe. La nulidad puede ser absoluta o relativa, y si se estima, implica la eliminación total o parcial del registro con carácter retroactivo.
- Caducidad de marca: la caducidad de una marca supone la pérdida de los derechos sobre una marca que ya había sido registrada. Las causas más comunes son:
- Que la marca no se haya utilizado de forma real y efectiva durante un periodo ininterrumpido de cinco años.
- Que haya dejado de funcionar como signo distintivo porque el público la utiliza como nombre genérico del producto o servicio.
- Que el uso de la marca haya generado confusión entre los consumidores sobre características esenciales del producto.
Herramientas para prevenir conflictos de marca
En Garrido & Doñaque somos expertos en Propiedad Industrial y, por ello, recomendamos la vigilancia activa de las marcas. En nuestro despacho realizamos un control diario sobre nuevas solicitudes para detectar posibles registros que puedan vulnerar tus derechos. Esto nos permite actuar con agilidad, presentando en tiempo y forma la oposición correspondiente para proteger tu marca.