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Las licencias de explotación de patentes son acuerdos por los que el titular autoriza a un tercero a usar una invención protegida. El titular mantiene la propiedad de la patente. El tercero obtiene un derecho de uso bajo condiciones concretas.
En primer lugar, conviene entender que la licencia debe constar por escrito para ser válida jurídicamente. Además, si se quiere oponer frente a terceros de buena fe, lo que hay que hacer es inscribirla en el Registro de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esa publicidad aporta seguridad jurídica.
Contratos de licencias de explotación de patentes exclusiva
Los contratos de licencia exclusiva de patente sirven cuando el licenciatario quiere invertir con más tranquilidad. A cambio, suele pagar más o asumir más obligaciones. La exclusividad también puede pactarse por territorio o por campo de uso.
Por norma, la ley presume que la licencia no es exclusiva. Es decir, el titular podría licenciar a otros o explotar por sí mismo. Sin embargo, si la licencia es exclusiva, impide otorgar otras licencias. Y el titular solo podrá explotar si se reservó ese derecho en el contrato.
Un punto práctico: salvo pacto en contrario, el licenciatario no puede ceder la licencia ni conceder sublicencias. Esto se negocia mucho en operaciones con distribuidores o grupos empresariales.
Royalties en licencias de explotación de patentes
Los royalties en licencias de explotación de patentes son la contraprestación típica. Pueden consistir en un porcentaje sobre ventas, un importe por unidad, una cantidad fija anual o combinaciones. También es frecuente pactar pagos iniciales y “hitos” ligados a desarrollo o ventas.
En segundo lugar, conviene definir muy bien la base del royalty. Por ejemplo, “ventas netas” exige concretar qué descuentos se deducen. Si no se precisa, aparecen conflictos en auditorías y liquidaciones. Aquí el contrato manda.
Cálculo de royalties
Para calcular los royalties en licencias de explotación de patentes suele usarse una fórmula sencilla. Base (ventas o unidades) por tipo (porcentaje o €/unidad). Luego se aplican mínimos, escalados o topes si se pactaron.
Por ejemplo: 5% sobre ventas netas, con mínimo anual garantizado. Si el mínimo no se alcanza, el licenciatario paga la diferencia. Este mecanismo protege al titular. También presiona para comercializar.
Además, es habitual pactar auditorías. Así el titular verifica liquidaciones. Si se detectan desviaciones relevantes, puede pactarse penalización o pago de costes. Estas cláusulas reducen disputas.
Transferencia de tecnología
Muchos contratos no son solo licencia de patente. Incluyen know-how, planos o asistencia técnica. Por eso se habla de acuerdos de transferencia de tecnología. El valor real suele estar en “cómo hacerlo”, no solo en la patente.
En España, salvo pacto en contrario, quien concede la licencia debe poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos necesarios para explotar adecuadamente la invención. Y si se comunican conocimientos secretos, el licenciatario debe evitar su divulgación.
Por otra parte, estos acuerdos de transferencia de tecnología pueden quedar condicionados por reglas de competencia. En la UE existe un reglamento de exención por categorías para acuerdos de transferencia tecnológica. Su análisis es clave cuando hay exclusividad, restricciones territoriales o limitaciones de ventas.
Licencias de explotación de patentes en la Unión Europea
Las licencias de explotación de patentes en la UE suelen combinar varios niveles. Puede haber patentes nacionales, patentes europeas validadas en países concretos y, en determinados Estados, protección unitaria. Por eso el alcance territorial debe redactarse con precisión.
En el marco europeo, también existe la posibilidad de anotar licencias en el Registro Europeo de Patentes. No obstante, los términos y condiciones del contrato se rigen por el derecho nacional aplicable en cada caso. Esto obliga a coordinar cláusulas y legislación.
Además, si el acuerdo incluye restricciones sensibles, conviene revisar el encaje con el derecho de la competencia de la UE. El Reglamento (UE) 316/2014 es una referencia esencial para valorar riesgos en determinados pactos.
Evaluación del valor de una patente
La valorización de patentes industriales es clave para negociar. Afecta al royalty, al pago inicial y al reparto de riesgos. Sin una estimación razonable, se negocia “a ciegas”.
En la práctica se usan tres enfoques. Coste (cuánto costó desarrollar o reemplazar). Mercado (comparables de transacciones similares). E ingresos (valor presente de los flujos futuros). La elección depende de datos disponibles y del grado de madurez.
También se combina análisis cuantitativo con análisis cualitativo. Por ejemplo, la fortaleza jurídica, la vida restante o la facilidad de defensa. Esa lectura “legal + negocio” suele marcar la diferencia en la valorización de patentes industriales.
Infracción por uso no autorizado de una patente
La infracción por uso no autorizado de patente aparece cuando un tercero explota la invención sin consentimiento. Puede ser fabricación, uso, oferta, comercialización o importación, según el caso. La respuesta suele ser civil, aunque hay escenarios con otras vías.
El titular puede ejercitar acciones para protegerse. Entre ellas, la cesación, la indemnización de daños, el embargo de productos y medios, o incluso la destrucción o transformación para evitar que continúe la infracción.
Además, las acciones civiles derivadas de la infracción prescriben a los cinco años desde que pudieron ejercitarse. Este dato es importante para decidir cuándo demandar y qué periodos reclamar.
Un matiz relevante: en general, el titular de licencia exclusiva puede ejercitar acciones en su propio nombre frente a infractores, salvo pacto en contrario. En cambio, el licenciatario no exclusivo no tiene esa legitimación directa, aunque puede requerir al titular y, si no actúa, demandar en ciertos supuestos.
Alcance y limitaciones de la licencia
Las limitaciones y alcance de la licencia deben quedar por escrito y con detalle. La ley permite licenciar toda la patente o solo algunas facultades. También permite limitar por territorio dentro de España.
Por ejemplo, puede pactarse “solo para uso en el sector médico” o “solo para fabricar, no para vender”. Si el licenciatario se sale de esos límites, el titular puede ejercer los derechos conferidos por la patente frente a ese licenciatario. Esto es esencial para controlar el negocio.
Además, conviene recordar el efecto registral. La transmisión o la licencia solo surten efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes. Por eso, si hay inversión o financiación, registrar suele ser recomendable.
Gestión de licencias de explotación de patentes internacionales
En licencias transfronterizas, el reto es coordinar territorios, divisas, impuestos y leyes aplicables. En este escenario, las licencias de explotación de patentes en la UE exigen especial cuidado con la coherencia entre contratos y carteras (patente europea, validaciones nacionales, etc.).
También es recomendable definir quién asume costes de mantenimiento. Por ejemplo, anualidades, traducciones o defensas administrativas. Si no se asigna bien, el riesgo de caducidad aumenta. Y con ello cae el valor del acuerdo.
Obligaciones del licenciatario
En cualquier licencias de explotación de patentes, el licenciatario suele asumir obligaciones operativas. Por ejemplo, pagar royalties, reportar ventas y permitir auditorías. También cumplir estándares de calidad si el producto afecta a reputación.
Además, si recibe know-how secreto, debe protegerlo. En España, la ley exige adoptar medidas para evitar su divulgación cuando se comunican conocimientos secretos. Esta cláusula debe aterrizarse con medidas concretas.
Obligaciones del titular de la patente
El titular no solo “autoriza”. También suele garantizar que tiene facultades para licenciar. Si luego se declara que carecía de titularidad o de poderes, puede responder, salvo pacto en contrario. Esto se refuerza con declaraciones y garantías en el contrato.
En segundo lugar, salvo pacto en contrario, el titular debe facilitar conocimientos técnicos necesarios para una explotación adecuada. Esto conecta con los acuerdos de transferencia de tecnología y la obligación de asistencia.
Gestión de infracciones durante la vigencia
Una buena estrategia frente a la infracción por uso no autorizado de patente combina prevención y reacción. Prevención significa vigilancia de mercado y cláusulas de cooperación. Reacción implica medidas cautelares, recopilación de pruebas y cuantificación de daños.
Además, el contrato debe decir quién lidera acciones. Si existe licencia exclusiva, el licenciatario puede demandar, salvo pacto en contrario. En licencias no exclusivas, suele preverse un mecanismo de requerimiento y actuación.
Modelos de explotación industrial
No siempre la mejor vía es licenciar. A veces conviene fabricar y vender. O crear “joint ventures”. O firmar acuerdos por sectores. La decisión depende del mercado y de la valorización de patentes industriales.
Por ejemplo, una patente con alta barrera de entrada puede justificar exclusividad y royalty alto. Sin embargo, una tecnología transversal puede rendir más con licencias no exclusivas a varios operadores. Así se diversifica el riesgo.
Estrategias legales para licencias de explotación de patentes
Para cerrar, una estrategia sólida en licencias de explotación de patentes suele incluir estos pasos:
- Diagnóstico legal y técnico: revisar alcance de reivindicaciones, vigencia y riesgos de nulidad.
- Definir modelo económico: fijar royalties en licencias de patentes con base clara, auditoría y mínimos.
- Diseñar el perímetro del contrato: territorio, campo de uso y limitaciones y alcance de la licencia.
- Ordenar la transferencia de know-how: documentar entregables en acuerdos de transferencia de tecnología y proteger secretos.
- Blindaje registral y procesal: valorar inscripción y prever cómo actuar ante infracción por uso no autorizado de patente.
Si tu objetivo es firmar contratos de licencias de explotación de patentes, renegociar royalties o reaccionar ante una infracción, el asesoramiento previo marca la diferencia. Un contrato mal cerrado suele salir caro.
En nuestro despacho de especialistas en propiedad industrial e intelectual, así como en derecho civil y mercantil aplicado a tecnología. Podemos ayudarte a negociar, redactar y registrar licencias, y a defender tus derechos si surge un conflicto.