Área de clientes
La due diligence de propiedad industrial es una fase esencial en los procesos de inversión, adquisición o reestructuración empresarial y constituye un paso crítico para tomar decisiones informadas en operaciones estratégicas.
A través de ella, se evalúa el estado real, los riesgos y el valor de los activos intangibles de una organización, como las marcas, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.
Due diligence de PI: definición y objetivos
La due diligence de PI (propiedad industrial) es un proceso global, jurídico y estratégico que busca obtener una visión completa del estado, valor y riesgos asociados a los activos intangibles de una empresa.
Se trata de una revisión previa a una operación relevante —como una fusión, una adquisición o una inversión de capital— para determinar si los derechos de propiedad industrial están correctamente protegidos y explotados.
Durante una due diligence de propiedad industrial, los expertos analizan la titularidad de los derechos, su vigencia y alcance territorial, los riesgos de infracción o nulidad, y las condiciones contractuales relacionadas con su explotación.
El objetivo es identificar contingencias que puedan afectar la viabilidad económica o jurídica de la transacción
Diferencias con due diligence de propiedad intelectual
Aunque a menudo se confunden, la due diligence de propiedad industrial y la due diligence de propiedad intelectual tienen ámbitos diferentes.
La propiedad industrial se refiere a derechos registrados que protegen invenciones o signos distintivos de aplicación empresarial, como marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad o diseños industriales. En cambio, la propiedad intelectual ampara las obras de creación (literarias, artísticas o tecnológicas), como software, bases de datos o contenido audiovisual.
Así, en una operación de adquisición tecnológica, el análisis de los programas informáticos se abordaría en la due diligence de propiedad intelectual, mientras que las patentes y marcas de la empresa se revisarían dentro de la due diligence de Propiedad Idustrial. Ambas se complementan para ofrecer una visión integral del valor intangible del negocio.
Importancia en operaciones de inversión
La due diligence de propiedad industrial desempeña un papel central en operaciones de inversión, fusiones y adquisiciones (fusiones y adquisiciones PI).
En sectores donde la innovación y la diferenciación marcan la ventaja competitiva —como la biotecnología, la ingeniería, la moda o las tecnologías de la información- el valor de los activos intangibles puede superar con creces el de los activos materiales.
Una marca con fuerte presencia internacional o una patente con potencial comercial elevado puede determinar el precio de una operación. Del mismo modo, un error en la identificación de los derechos o un litigio no detectado puede alterar significativamente las condiciones del acuerdo.
En este contexto, la due diligence empresarial se convierte en una garantía de seguridad jurídica y económica tanto para el comprador como para el vendedor.
Auditoría PI: pasos clave para empresas
En el ámbito de la propiedad industrial, la auditoría PI es el instrumento técnico y continuo mediante el cual se examina, gestiona y actualiza la cartera de derechos de una empresa.
Aunque suele formar parte del proceso de due diligence, la auditoría tiene un propósito diferente: se orienta a evaluar el estado interno y operativo de los activos de PI, incluso al margen de una transacción comercial.
La OMPI la define como un “examen sistemático y estructurado de los activos de propiedad intelectual existentes, su uso y gestión, con el fin de maximizar su valor y reducir riesgos”.
Identificación de activos intangibles
El primer paso de una auditoría PI consiste en elaborar un inventario completo de los activos intangibles de la empresa. Este inventario incluye los derechos registrados —marcas, patentes, diseños industriales, nombres comerciales— y también los activos no registrados, como los secretos empresariales o el know-how.
El European IP Helpdesk recomienda revisar la correspondencia entre la protección legal y la realidad del uso comercial. Por ejemplo, una marca puede estar registrada para una clase de productos que ya no se utiliza, o una patente puede haber caducado por impago de anualidades. Detectar estas situaciones permite corregirlas antes de que generen riesgos o pérdidas de valor.
Revisión legal propiedad industrial
La revisión legal de propiedad industrial es el núcleo de toda auditoría PI. Implica analizar:
- La titularidad de los derechos y su correcta inscripción ante la OEPM, la EUIPO o la OMPI.
- Los litigios, oposiciones o reclamaciones que afecten a las marcas o patentes.
- La validez y extensión territorial de las protecciones concedidas.
- Los contratos asociados (licencias, franquicias, cesiones o acuerdos de confidencialidad).
El objetivo es confirmar que la empresa tiene control jurídico y económico sobre sus derechos, y que su uso cumple con las leyes aplicables. Si se detectan irregularidades, se emiten recomendaciones correctivas y un plan de acción.
Valoración de marcas en procesos de auditoría
La valoración de marcas es una parte esencial de la due diligence empresarial. Permite cuantificar el valor económico de las marcas en función de su reconocimiento en el mercado, su duración, exclusividad y proyección futura.
Esta valoración debe tener en cuenta factores como la reputación de la marca, su cuota de mercado, la duración de su protección y su potencial de expansión internacional. Esta información es vital para fijar precios, negociar licencias o atraer inversores.
Métodos de valoración más comunes
Existen distintos métodos para valorar una marca o patente, que pueden clasificarse en tres grandes grupos:
- Método de costes: estima el valor en función de los recursos invertidos en desarrollar, registrar y mantener el activo.
- Método de mercado: compara operaciones similares para determinar un valor de referencia.
- Método de ingresos o “relief from royalty”: calcula el valor en función de los beneficios que el activo genera o podría generar mediante licencias.
El European IP Helpdesk añade un cuarto método, el de opciones reales, útil para valorar tecnologías innovadoras que todavía no se comercializan, pero que presentan un potencial de explotación futura.
Ejemplos de valoración en adquisiciones
En una fusión o adquisición entre empresas del sector tecnológico, la valoración de marcas y la gestión de patentes son factores decisivos. Si una de las partes aporta un portafolio de patentes estratégicas o una marca consolidada con alto reconocimiento, su peso en la operación puede ser determinante.
Por el contrario, una auditoría PI puede revelar contingencias como patentes sin vigencia o marcas objeto de litigio, lo que reduciría el precio o modificaría los términos de la negociación. Por ello, la valoración profesional de activos intangibles es clave para garantizar la transparencia y el equilibrio en las operaciones.
Gestión de patentes dentro del due diligence
La gestión de patentes constituye uno de los pilares más sensibles de la due diligence de propiedad industrial. Su correcta administración asegura la validez, el mantenimiento y la defensa efectiva de las invenciones registradas.
Durante el análisis, se revisa la situación de cada patente: el pago de anualidades, la cobertura territorial, las licencias vigentes y la existencia de litigios. También se evalúan las estrategias de protección internacional y los acuerdos de confidencialidad asociados al desarrollo de nuevas tecnologías.
Patentes en fusiones y adquisiciones PI
En el contexto de las fusiones y adquisiciones PI, el comprador debe asegurarse de que las patentes están correctamente registradas, libres de conflictos y alineadas con la estrategia comercial.
Además, se examina si la empresa ha realizado estudios de libertad de operación (freedom to operate), que garantizan que la comercialización de un producto no infringe derechos de terceros. La ausencia de este análisis es una de las principales causas de litigios en transacciones tecnológicas.
Riesgos legales en el análisis de patentes
La revisión legal de propiedad industrial puede revelar riesgos como la falta de titularidad clara, impagos de tasas o solapamientos con patentes de terceros. En ocasiones, se descubren defectos técnicos en las reivindicaciones o en la documentación de prioridad, que pueden afectar la validez del derecho.
Detectar estas contingencias durante la due diligence empresarial es fundamental para evitar pérdidas millonarias o disputas posteriores a la adquisición.
Due diligence empresarial: checklist legal
Una due diligence empresarial bien estructurada incluye un checklist legal que sirve de guía para revisar los activos intangibles de una organización. Este listado abarca:
- Inventario actualizado de activos de propiedad industrial.
- Revisión de registros, renovaciones y tasas.
- Contratos de licencia, cesión o franquicia.
- Políticas internas de compliance propiedad industrial.
- Situación de litigios, reclamaciones o infracciones.
Este procedimiento sistemático garantiza que los derechos estén protegidos, actualizados y alineados con la estrategia de la empresa.
Compliance propiedad industrial y normativa aplicable
El compliance propiedad industrial implica el cumplimiento estricto de la normativa nacional e internacional que regula las marcas, patentes y diseños. En España, las principales normas son la Ley 17/2001, de Marcas, y la Ley 24/2015, de Patentes, junto con los reglamentos de la OEPM y la EUIPO.
Cumplir con estas normas no solo evita sanciones, sino que refuerza la reputación empresarial. Un adecuado programa de compliance PI demuestra diligencia, ética corporativa y respeto por la propiedad industrial ajena, elementos cada vez más valorados en el mercado internacional.
Revisión de licencias y contratos vinculados
La due diligence de propiedad industrial también debe abarcar el análisis jurídico de los contratos relacionados con los derechos de PI: licencias, franquicias, acuerdos de distribución o transferencia tecnológica.
Resulta importante verificar su vigencia, alcance territorial, cláusulas de exclusividad, condiciones de resolución y cumplimiento de las obligaciones económicas. Un contrato mal estructurado o sin control puede generar pérdidas de valor o conflictos legales.
Fusiones y adquisiciones PI: riesgos frecuentes
En las fusiones y adquisiciones PI, los riesgos más frecuentes son:
- Titularidad inadecuada de los derechos.
- Patentes o marcas registradas a nombre de personas físicas o filiales extintas.
- Litigios o procedimientos de nulidad en curso.
- Falta de auditorías previas o de compliance propiedad industrial.
La auditoría PI desempeña un papel preventivo, permitiendo anticipar estos riesgos antes de la firma definitiva de la operación.
Ejemplos de operaciones en España y Europa
En España y Europa, los casos más ilustrativos se dan en los sectores farmacéutico y tecnológico. En el primero, la gestión de patentes sobre medicamentos o fórmulas químicas puede representar la mayoría del valor de una empresa. En el segundo, la valoración de marcas y software patentado suele determinar la rentabilidad futura del negocio.
Una revisión legal de propiedad industrial minuciosa evita que se transfieran activos sin valor o con riesgo de litigio, y garantiza que las empresas mantengan la exclusividad sobre sus innovaciones tras la transacción.
En conclusión, la due diligence de propiedad industrial y la auditoría PI son procesos complementarios pero distintos. La primera tiene un carácter estratégico y transaccional; la segunda, técnico y preventivo. Ambas, sin embargo, son indispensables para una gestión eficiente de los activos intangibles.
Una auditoría PI rigurosa proporciona la base documental y legal sobre la que se apoya una due diligence empresarial segura y transparente. Implementar políticas de compliance propiedad industrial, junto con la valoración periódica de marcas y patentes, fortalece la competitividad y reduce los riesgos en cualquier entorno de inversión.
Si su empresa está inmersa en una operación de fusión, adquisición o expansión internacional, realizar una due diligence de PI con el apoyo de nuestros especialistas en propiedad industrial puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la negociación.