Vender marcas registradas

¿Se puede vender una marca? Por supuesto, de hecho, existen marcas con precios millonarios que se venden y mantienen su existencia en el mercado y su prestigio aunque hayan cambiado de manos.

Una marca es un bien como cualquier otro, y como tal, es objeto de derecho de propiedad. El titular de una marca, su dueño, tiene sobre la misma todos los derechos como propietario de la misma forma que sobre el resto de sus bienes.

Por tanto, el titular de la marca (o de un nombre comercial, pues a estos efectos son propiedades con los mismos derechos) puede disponer de la misma libremente. Puede vender su marca, alquilarla, hipotecarla, puede ser embargada, etc.

Técnicamente estamos ante un inmovilizado intangible pero el hecho de que se trate de un bien inmaterial no le resta ningún tipo de posibilidad como propiedad.

Vender una marca

Para vender una marca, como cualquier otro bien o derecho, tan sólo necesitamos, como en cualquier compraventa, lo siguiente:

1. El titular de la marca que quiera venderla.
2. Un comprador interesado en pagar por ella.
3. Un precio.

Estos son los requisitos básicos para cualquier venta, ya sea de marca, nombre comercial o cualquier otro bien o derecho.

A partir de dichos requisitos básicos, la operación se puede complicar más o menos, en función de los acuerdos entre las partes.

En general, la forma más habitual para vender marcas registradas es de forma individualizada o dentro de un conjunto con otras marcas, que pueden o no estar relacionadas. La forma más generalizada es a través de un contrato de compraventa en el que vendedor y comprador establecen las condiciones acordadas en relación con el precio, forma de pago, alcance de la venta, obligaciones de las partes, etc.

En otras ocasiones, al ser la marca un elemento esencial de toda empresa la venta se produce con el conjunto de la empresa. Es decir, se procede a vender el negocio y en el mismo acuerdo se puede vender la marca. También es habitual en operaciones de fusión o absorción de empresas, en las que la fusión también implica para la empresa absorbida vender sus marcas registradas.

No obstante lo anterior, sí es necesario saber que vender marcas registradas requiere tener especial cuidado y diligencia previa por parte del comprador. Pues aunque vender marcas registradas es como vender otro bien, lo cierto es que las peculiaridades de las marcas exigen requisitos y detalles muy importantes que no se pueden pasar por alto. Vamos a explicar algunos de ellos.

Compraventa de marcas

Lo esencial de una marca es que sea única ya que lo que otorga son derechos de exclusiva para el uso de la misma en determinados bienes o servicios. Por tanto, es muy aconsejable comprobar antes de firmar el contrato de compraventa ciertos detalles con el fin de evitar problemas posteriores para el adquirente de la marca:

1. En primer lugar, comprobar la situación registral, titularidad y fechas de caducidad de la marca. Pues evidentemente, hemos de comprar una marca que esté perfectamente en vigor de sus derechos y que sea titularidad de quien pretenda vender una marca.
2. En segundo lugar, comprobar que no existan registradas otras marcas iguales o similares. En muchas ocasiones, el mismo titular de la marca tiene varias versiones de la marca registrada. Si estamos interesados en la adquisición de la misma, hemos de requerir al dueño que proceda a vender todas las marcas registradas iguales o similares que tenga. Pues en otro caso, si nos vende una de ellas pero mantiene la propiedad de otra u otras similares, ambos podríamos usar la misma marca, por lo que el sentido de la venta se habría perdido.
3. En tercer lugar, comprobar que no existen marcas de terceras personas iguales o semejantes que, o bien puedan anular la marca que compramos por ser derechos prioritarios o bien supongan una competencia no deseada en el mercado.
4. Por último, comprobar que los derechos de la marca están libres de conflictos judiciales o extrajudiciales con terceros. Es decir, que no sea una marca en situación litigiosa.

Problemas al vender marcas

Esto es muy importante y vamos a poner un ejemplo para ver la real importancia de estos detalles. Imaginemos que compramos una marca denominada “IMPACTO” para servicios de publicidad, pues lo que queremos es impulsarnos en el mercado como la única agencia de publicidad española que presta determinados servicios. Por tanto, nos interesa ser únicos y que IMPACTO sea reconocida como única. No se han hecho las comprobaciones y posteriormente nos damos cuenta, por ejemplo, de que:

– la persona que nos vendió la marca, además tiene otra marca que se denomina IMPACTO PUBLICIDAD que no nos ha vendido y por tanto sigue usando en el mercado… o,

– existen otras seis marcas que contienen la denominación IMPACTO como marcas ya concedidas que conviven en el mercado….o,

– cuando el vendedor solicitó la marca ya existía una marca europea denominada IMPACTO y ahora solicita la nulidad de nuestra marca…

– tras adquirir la marca y haberla pagado, nos encontramos con que la misma está caducada o su fecha de vigencia a punto de caducar….

– la marca tiene más de cinco años y nunca ha sido usada por su titular, por lo que está incursa en caducidad por falta de uso….

Antes de comprar una marca

Estos ejemplos, nos ponen de manifiesto que pueden haber circunstancias que nos supongan que aunque hayamos comprado una marca, esta compra ha sido inútil. Por lo tanto, es imprescindible comprobar todo antes de adquirir. Al igual que si compras un coche de segunda mano, antes lo llevas al taller para asegurarte de que funciona perfectamente, antes de comprar una marca, debes de ponerla en manos de tu experto en marcas para que también compruebe que todo está perfecto.

Realizadas las comprobaciones señaladas y acordados los detalles de la venta se procederá a la redacción de un contrato de compraventa (en el argot de la propiedad industrial lo llamamos cesión de marca) para su firma y transmisión del derecho.

Nuestro consejo es acudir a profesionales del derecho de marcas, abogados especializados, como Garrido y Doñaque, para que procedan a llevar a cabo todas las comprobaciones previas y redacten un contrato a medida de las necesidades de comprador y vendedor.

Cómo vender una marca

Hemos visto que lo habitual es firmar un contrato de cesión de marca o bien incluir la venta dentro del conjunto de la adquisición global de una empresa o negocio. Pero, al tratarse la marca de un bien cuya inscripción es esencial no basta con la firma del contrato, sino que es necesaria la inscripción en el Registro de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Al igual que cuando compramos una vivienda, la venta no tiene efectos completos hasta que llevamos la escritura al registro de la propiedad; en el caso de que vayamos a vender una marca, para que tenga plenos efectos, hemos de inscribir esa cesión en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por tanto, una vez cerrado el acuerdo para vender la marca registrada, será preciso que se presente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de inscripción de dicha venta, que en el argot específico conocemos como “transferencia de marca”.

Este trámite implica la presentación de una serie de documentos con la firma de vendedor y comprador y el pago de la tasa oficial vigente. Una vez presentada la documentación requerida la Oficina Española de Patentes y Marcas abre el procedimiento de transferencia, comprueba si todo es correcto y procede a inscribir la marca a favor del nuevo titular.

A partir de entonces, en las bases de datos oficiales ya constará el comprador como nuevo dueño de la marca y tendrá plenos derechos sobre la misma como propietario.

Por último, señalar que la compraventa de marcas está sujeta al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o del IVA, dependiendo del caso, si estamos ante operaciones entre empresas o entre particulares.

Por qué se vende una marca

Los motivos por los que una marca puede ser vendida son infinitos y adaptables a las necesidades de cada vendedor. Como hemos dicho antes, la marca es un bien más de la empresa y como tal, se vende por los mismos motivos por lo que se pueden vender cualquier otro bien o derecho.

En nuestra opinión, la motivación principal es el cese del negocio o de una concreta línea de negocio. El titular de la marca decide vender su negocio porque ya no quiere seguir al frente de él y hace una transmisión general de todos los bienes y derechos, incluidas las marcas, que forman parte del mismo.

Otro supuesto sería que el negocio se divide en varias ramas o líneas diferenciadas y lo que interesa es transmitir solo una de ellas, que al ser diferenciada incluye su propia marca.

También es habitual en caso de situaciones de crisis empresariales, en los que la empresa sufre un concurso de acreedores o simplemente va a ser cerrada y, como el resto de sus bienes que aún tiene valor, se venden sus marcas. De tal manera que ésta marca pueda ser explotada por el comprador aunque se trate de una empresa diferente.

En segundo lugar, están los supuestos de acuerdos empresariales que no afectan al cese del negocio o la venta de la empresa. Se trata de otro tipo de motivos subyacentes que hacen aconsejable al comprador adquirir una marca que ya tiene un recorrido en el mercado y al vendedor para obtener una fuente adicional de ingresos.

Acuerdos para vender una marca

También es bastante habitual alcanzar acuerdos de cesión de marca en el seno de una negociación para resolver un conflicto judicial o extrajudicial, relacionado con temas de competencia, infracción de derechos, etc.

Como vemos, el por qué vender una marca puede responder a multitud de respuestas que sería imposible determinar aquí.

Lo más importante que queremos dejar señalado es que vender marcas registradas aunque es una operación de compraventa como otra cualquiera, sí que supone la transmisión de unos derechos de exclusiva específicos. Por tanto, especialmente para el comprador, aunque también para el vendedor, se necesita una comprobación exhaustiva de la situación de la marca y de otras marcas que le pueden afectar, para que no se incurra en situaciones de adquisiciones vacías de sentido.

Por esa razón, como decíamos antes, es imprescindible contar con unos especialistas en patentes y marcas que aseguren que todo es correcto y que no habrá conflictos posteriormente. Para ello no dude en contactar con Garrido y Doñaque para que podamos prestarle toda la ayuda y soporte y evitar cualquier problema posterior.