" /> Contestación al suspenso de marca y nombre comercial

La Oficina Española de Patentes y Marcas resuelve suspender una solicitud de marca comercial cuando existen defectos formales o reparos de fondo.  Ambas cuestiones  pueden suponer una denegación de la marca o del nombre comercial.

Así, cuando esto sucede, la Oficina Española de Patentes y Marcas suspende el procedimiento. En esta suspensión se otorga al solicitante de la marca comercial el plazo de un mes para hacer alegaciones. Es decir, subsanar el defecto o defender su marca del reparo de fondo o de la oposición a registro de marca que se ha planteado.

¿Han denegado tu solicitud de registro de marca?

Por consiguiente, el suspenso no significa que hayan denegado tu solicitud de marca o nombre comercial, sino que existe algún reparo que es necesario examinar para decidir si se concede o no la marca comercial.

Es un examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas quien decidirá esta cuestión.

Veamos las causas de suspensión más habituales:

Defecto formal en el registro de marca

Es lo que se llama un suspenso de forma y, en general, se trata de defectos en la presentación de la solicitud de marca comercial, como por ejemplo:

– falta de pago de las tasas de la OEPM

– falta de algún dato (omisión de DNI, dirección postal, nombre completo del solicitante….)

– que falte documentación (de autorización al representante, de la representación del logo de la marca comercial, etc.)

En estos casos, basta con aportar y subsanar el error que se haya señalado dentro del plazo. Entonces se levanta el suspenso por la Oficina Española de Patentes y Marcas para continuar con el proceso de concesión de la solicitud de marca comercial.

Oposición a registro de marca

Entramos ya en los llamados suspensos de fondo, que son causados principalmente por:

  1. a) la presentación de una oposición contra nuestra solicitud de marca comercial,
  2. b) por un reparo de oficio que determina la propia Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por lo que respecta a la oposición a registro de marca esto supone que otra persona ha presentado alegaciones a la Oficina Española de Patentes y Marcas.  Con esto lo que se pretende es que la solicitud de marca comercial o nombre comercial sea denegada.  Por lo general, en dichas alegaciones alega que tiene un derecho previo que se va a infringir por esa nueva marca solicitada.

En este caso, en el plazo de un mes desde que se publica el suspenso dictado por el examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas hay que presentar alegaciones que demuestren que la oposición no tiene justificación jurídica. Es decir, hay que contestar al suspenso.

En general, dichas alegaciones que se contienen en el escrito de contestación al suspenso contienen una estructura habitual. Primeramente, se hace un análisis sobre las semejanzas y diferencias entre los dos derechos enfrentados. En segundo lugar se ponen de manifiesto los argumentos jurídicos que fundamentan que no se aplican las prohibiciones alegadas. Por último, se justifica por qué la solicitud de marca comercial ha de ser concedida.

Escrito de oposición a registro o suspenso de marca

El escrito de oposición se ha de presentar en el plazo de dos meses desde que la solicitud de marca comercial es publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Lo puede presentar cualquier interesado que alegue un derecho o interés legítimo. Por ese motivo se ha de basar en las prohibiciones absolutas o relativas que la ley de marcas establece en los artículos 5 a 10.

Para poder presentar una oposición a registro de marca es necesario que el oponente abone la tasa OEPM correspondiente, que actualmente asciende a 36,78.- €. Siempre que el pago se haga a la Oficina Española de Patentes y Marcas por medios electrónicos.

Las principales causas de oposición son:

– que exista otra marca o nombre comercial anterior igual o semejante para productos o servicios semejantes.

– la existencia de otros derechos previos como los derechos de propiedad intelectual, el nombre artístico de un famoso, los derechos de Denominaciones de Origen, etc.

– la existencia de prohibiciones absolutas que prohíban que la solicitud de marca comercial sea concedida.

Las observaciones de terceros

Existe una “modalidad” de oposición a registro de marca que se denomina “observaciones de terceros”.  Está reservada para las Administraciones Públicas, asociaciones de consumidores y usuarios, Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen y este tipo de organismos. Mientras que en la oposición se pueden alegar prohibiciones absolutas o relativas, las observaciones de terceros sólo se pueden basar en las prohibiciones absolutas.

Estos organismos suelen defender, en general, que la solicitud de marca comercial no infrinja derechos relacionados con la protección al consumidor, las indicaciones geográficas, las Denominaciones de Origen, etc.

Suspenso de oficio

También existe la posibilidad de que la propia Oficina Española de Patentes y Marcas sea quien presente un reparo de oficio que provoque el suspenso a la solicitud de marca comercial.

Al igual que en el caso de las observaciones de terceros, la Oficina Española de Patentes y Marcas sólo puede basar la causa del suspenso bien en prohibiciones absolutas, o bien en una incorrecta definición de los productos o servicios.

La contestación al suspenso de marca

En líneas generales, la forma de defender la solicitud de marca comercial frente a una oposición, observaciones de terceros o suspenso de oficio, es presentando un escrito de alegaciones en defensa de nuestra solicitud de marca comercial.

El plazo legal para ello es el de un mes de que el suspenso ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y en contraste con la oposición, no es necesario pagar ninguna tasa. Salvo en caso de hacer modificaciones de forma voluntaria.

La Oficina Española de Patentes y Marcas procede a notificar el suspenso de fondo. En el caso de que la causa hayan sido observaciones de terceros o una oposición a registro de marca, se entrega también copia de las alegaciones del oponente.

De esta manera el titular de la solicitud de marca comercial tiene conocimiento de las razones que sustentan la oposición a registro de marca. Así podrá contradecirlas, impugnarlas y justificar a la Oficina Española de Patentes y Marcas  que existen razones jurídicas para que la solicitud de marca comercial sea finalmente concedida.

¿Por qué contestar al suspenso de marca?

Por lo general la Oficina Española de Patentes y Marcas denegará la marca si el titular de la solicitud de marca comercial no presenta el escrito de contestación al suspenso. De esta forma,  es muy importante hacerlo, ya que no siempre la oposición a registro de marca está fundamentada. De hecho, en muchas ocasiones la oposición a registro de marca carece de base jurídica y conviene contestar al suspenso.

No obstante, esto es no es una norma absoluta, ya que el examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene el deber de resolver, por lo que aunque no se haya presentado escrito de contestación al suspenso cabe la posibilidad de que no se tenga en cuenta la oposición a registro de marca.

Sin embargo, nuestra recomendación como abogados especialistas en la materia y Agentes Oficiales de la Propiedad Industrial es contestar siempre al suspenso. En caso contrario, el examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas tan solo tendrá una versión del conflicto y desconocerá las razones que existen para acordar la concesión de la solicitud de marca comercial.

Por tanto, lo mejor siempre es contestar al suspenso y defender la solicitud de marca comercial con fundamentos legales y Jurisprudenciales.

Además, hay que tener en cuenta que si finalmente la oposición a registro de marca provoca su denegación, la Oficina Española de Patentes y Marcas no devolverá las tasas OEPM pagadas en el momento de la solicitud de marca comercial, por lo que el titular perderá dicho dinero.

Abogados para contestar al suspenso de marca

Continuando con el anterior consejo, siempre es preferible, además, que la contestación al suspenso de marca la realice un profesional especializado en Propiedad Industrial, que es la rama del Derecho que se ocupa de las patentes y marcas.

En líneas generales, contar con un profesional especializado va a ayudar a que la oposición a registro de marca sea rechazada. Dicho profesional conoce profundamente la ley y la Jurisprudencia aplicable a este tipo de problemáticas y sabe cómo enfocar la defensa perfectamente. De hecho, en estos casos la doctrina Jurisprudencial, que es la que consolidan los Tribunales es fundamental. De hecho, han sido el Tribunal Supremo y el Tribunal General de la Unión Europea quienes han perfilado los preceptos legales sobre marcas para su correcta aplicación e interpretación. Por tanto, conocer esta Jurisprudencia es esencial.

En Garrido y Doñaque tenemos profundos conocimientos en la materia, ya que nuestro despacho nació en 1957 exclusivamente como una Agencia Oficial de la Propiedad Industrial y desde entonces hemos mantenido esta especialidad con los mejores profesionales al servicio de la defensa de las marcas de nuestros clientes.

No dude en consultarnos al respecto si la solicitud de marca comercial que presentó ha sufrido un suspenso, pues seguramente podemos ayudarle.